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Design Around: Saiba como é possível que sua inovação seja patenteada mesmo com anterioridades

Como já exposto em artigos anteriores, a Análise de Patenteabilidade constatará se a sua inovação atende aos requisitos de patenteabilidade (atividade inventiva, novidade e aplicação industrial), bem como verificará a existência de eventuais anterioridades (patentes e/ou produtos e/ou processos) que possam configurar obstáculos à obtenção de direitos no Brasil ou exterior.

No sistema patentário brasileiro, uma vez depositado o Pedido de Patente, até o momento do requerimento de exame, será possível proceder com alterações no texto das reivindicações, desde que fundamentadas no Relatório Descritivo. Após requerimento de exame, não será possível ampliar o escopo, apenas reduzi-lo, nos termos do art. 33 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Design Around

Caso a sua inovação esbarre em eventuais anterioridades, é possível seguir com o procedimento de Design Around para superar a opinião de que a tecnologia desenvolvida não é nova, isto é, de que já existe uma solução exatamente idêntica que revela as mesmas características da tecnologia, ou de que não apresenta atividade inventiva, isto é, de que a solução proposta seria óbvia para um técnico no assunto.

Esta estratégia possibilita ao titular da inovação explorar a tecnologia sem que infrinja direitos de propriedade intelectual de terceiros e eventualmente também permite proteger sua inovação por Carta patente.

Em outras palavras, é possível desenvolver a tecnologia de tal forma que se possa superar eventuais anterioridades tecnológicas, nos limites da legislação em vigor. A estratégia do Design Around envolve a criação de uma nova solução ou uma abordagem alternativa que seja diferente o suficiente dos títulos de propriedade intelectual existentes.

Este procedimento pode ser feito por meio de modificações no design do produto, na escolha de materiais, na funcionalidade, na aparência estética ou em outras características relevantes. O objetivo é desenvolver uma solução que seja inovadora e exclusiva o suficiente, ao mesmo tempo em que atenda as exigências do mercado e às necessidades dos consumidores.

Em termos formais do processo patentário, o Design Around permite a elaboração de um Relatório Descritivo adaptado à inovação, considerando as anterioridades encontradas em nossa busca e análise de patenteabilidade, que supere possíveis obstáculos.

Importância de assessoria especializada.

O Design Around é uma estratégia complexa e requer uma análise detalhada das patentes existentes e outros títulos de propriedade intelectual, bem como um conhecimento especializado das leis aplicáveis.

Por esta razão, para executar o Design Around, é recomendado que o procedimento envolva simultaneamente a expertise jurídica em propriedade intelectual, e a expertise técnica da inovação, para garantir segurança do titular, assegurando a conformidade com as leis aplicáveis e evitando, dentre outras violações, litígios por infração a patentes de terceiros.

Este conteúdo tem natureza informativa e não equivale a uma consulta jurídica.

Coautores:

Maikon Oliveira

Sócio Coordenador da Área de Patentes e Gestão da Inovação

Núcleo de Propriedade Intelectual

Renata Pezzi

Núcleo de Propriedade Intelectual

Referências:

OLIVEIRA, Maikon Andrew Batista de. Guia para Proteção de Inovação por Obtenção de Carta Patente. Tese (Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) – Setor de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

Design Around: Learn how it is possible patent your innovation even when prior art is identified

As discussed in previous articles, the Patentability Analysis is a crucial step in determining whether your innovation meets the requirements for patentability (inventive step, novelty and industrial application), while also identifying any prior art (patents, products, or processes) that may pose obstacles to obtaining patent rights in Brazil or abroad.

In the Brazilian patent system, once the Patent Application is filed, until the time of the request for examination, it will be possible to make changes in the claims wording, as long as it is explained in the Patent Description. After the examination request, it will not be possible to expand the scope, only to reduce it, under the terms of Article 33 of the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9,279 of 1996).

Design Around

If your innovation faces any prior art, the Design Around procedure can be employed to overcome the opinion that the technology developed is not new, that is, that there is already an exactly identical solution that reveals the same characteristics of the technology, or that it does not present an inventive step, that is, that the proposed solution would be obvious to a person skilled in the art.

This strategy allows the owner of the innovation to exploit the technology without infringing the intellectual property rights of third parties and eventually also allows protecting its innovation by Letters Patent.

In other words, it is possible to develop technology in such a way that it overcomes eventual prior art, under the terms of current legislation. The Design Around strategy involves creating a new solution or alternative approach that is different enough from existing intellectual property titles.

This process can involve making changes to the product's design, materials, functionality, aesthetic appearance, or other relevant characteristics. The aim is to develop a solution that is innovative and distinct enough, while also aligning with market demands and consumer needs.

In formal patent process terms, Design Around allows the elaboration of a Descriptive Report adapted to the innovation, considering the prior art documents found in our patentability search and analysis, which overcomes possible obstacles.

Importance of specialized advice

Design Around is a complex strategy and requires a detailed analysis of existing patents and other intellectual property titles, as well as specialized knowledge of applicable laws.

For this reason, to execute Design Around, it is highly recommended that the procedure involves the legal expertise in industrial property and the expertise in the technical area of ​​innovation, to guarantee security of the owner, ensuring compliance with applicable laws and avoiding, among other violations, litigation for infringement third-party patents.

This content is for informational purposes only and cannot be considered legal advice.

Coauthors:

Maikon Oliveira

Coordinator Partner of the Area of Patents and Innovation Management

Intellectual Property Department

Renata Pezzi

Intern

Intellectual Property Department

Sources:

OLIVEIRA, Maikon Andrew Batista de. Guia para Proteção de Inovação por Obtenção de Carta Patente. Tese (Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) – Setor de Ciências Sociais, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020.



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