Apesar de o registro de uma marca internacional obedecer a regras básicas de tratados e acordos internacionais, é fato que cada país é detentor de sua soberania, cabendo assim, à sua própria legislação estabelecer critérios de registro de marca, a fim de evitar o abuso de direito por titulares que não façam o devido uso das marcas registradas. Assim, evita-se também que se impeça terceiros de utilizá-las.
Nesse artigo, analisamos as particularidades de alguns países e seus escritórios de propriedade intelectual quanto à relação entre o uso e o registro da marca, sobretudo em relação aos prazos e documentações exigidas.
O registro de marca no decorrer da história
A proteção ao conhecimento assegurado pela propriedade intelectual é algo debatido há tempos, com registros datados de 500 a.C. na colônia grega de Sybaris, onde chefs de cozinha detinham a proteção de um ano por invenções na área culinária.
No tocante às marcas, a história também é antiga. Relatos apontam que na China, por volta de 5.000 a.C., produtos de cerâmica continham o selo do Imperador vigente à época, além do nome do produtor e sua origem, como uma forma de identificação da origem ou pertencimento do produto.
Desde então, diversas legislações e estudos acerca do assunto foram sendo produzidas, mas uma questão central segue em voga: o equilíbrio entre a proteção da produção intelectual e o acesso às obras produzidas.
Na busca pelo uso justo da propriedade intelectual, diferentes Estados aparecem com diferentes soluções para os registros de marcas.
A relação entre o uso e o registro da marca
Uma forma que algumas jurisdições encontraram para garantir o uso justo dos registros de marcas é por meio da emissão d Declarações de Uso (“Declaration of Use”, ou DoU; em algumas localidades chamada de “Statement of Use”, ou SoU) por parte do titular do registro.
Da mesma forma, diferentes Estados possuem também diferentes formas de cobrar esse uso, mas a linha de raciocínio é a mesma: buscar otimizar o uso de marcas para aqueles que realmente a utilizam no comércio.
Vejamos alguns exemplos:
México
O Instituto Mexicano de Propriedade Intelectual (IMPI) pede apenas o protocolo de uma Declaração de Uso, não sendo necessário nenhum tipo de prova.
O protocolo deve ser feito no 3° ano da data de concessão do registro, e novamente com a prorrogação do mesmo.
Argentina
O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) da Argentina demanda o SOU Statement of Use, também na metade de sua vigência (5° a 6° ano de uso).
O SoU pode ser protocolado em período extraordinário até a data de prorrogação do registro, mediante pagamento de taxas.
Assim como o Instituto Mexicano, a Argentina também não pede provas de uso, apenas o protocolo da declaração com os produtos e/ou serviços em uso no país.
Estados Unidos
Com o United States Patent and Trademark Office (USPTO), a declaração de uso já começa a tomar outra forma, começando pela base de depósito escolhida, sendo elas:
· “use in commerce”: significa que a marca já está sendo usada pelo requerente comercialmente;
· “intent to use”: significa que a marca ainda não está em uso ativo, mas que se pretende usá-la nos próximos 3 a 4 anos.
Entre o 5° e 6° ano depois da concessão do registro, é necessário protocolar a DoU (conforme a Seção 8 do Lanham Act de 1947).
Entre o 9° e 10° ano, há nova necessidade de protocolar uma DoU. Contudo, tendo em vista que este prazo coincide com a prorrogação do mesmo registro, é comum que titulares de marcas combinem a DoU e o Protocolo de Prorrogação (Seções 8 e 9 do Lanham Act).
A partir daí, a cada dez anos, é obrigatório protocolar uma DoU juntamente com a prorrogação.
Vale lembrar que, nos Estados Unidos, requer-se provas de uso.
Dentre as provas aceitas para produtos, estão: etiquetas, rótulos, ou outra embalagem, displays associados ao produto, fotografias do produto mostrando a marca, prints de tela da webpage do produto com o URL e data de acesso ou data de impressão em que a marca é usada na venda real ou publicidade dos produtos. Propaganda, no geral, não é aceita, salvo aquelas que têm fotografias mostrando a marca nos produtos ou na embalagem dos mesmos.
Já para serviços, são aceitas: cópias de brochuras ou panfletos onde a marca está sendo usada para propaganda dos serviços, fotos da marca sinalizando o serviço oferecido na frente de loja ou restaurante, fotos da marca em veículos do serviço em questão, print de webpage do serviço com o URL e data de acesso ou data de impressão em que a marca é usada na venda real ou publicidade dos serviços.
Há a possibilidade de extensão de prazo de apresentação das provas para 6 meses a partir de pagamento de taxa.
Caso a marca não esteja em uso por força maior do que a vontade de seu titular, é possível protocolar uma Declaração de Não Uso e manter o registro. Entretanto, o regulamento e o Escritório estadunidense são estritos em relação à questão. É possível argumentar falta de uso caso:
a) Componentes importantes para o produto estiverem em falta por um período extenso de tempo;
b) Tenha havido uma interrupção da fabricação do produto por problemas em equipamentos essenciais ao processo;
c) Não tenha sido possível exportar ou vender o produto nos Estados Unidos devido à embargos ou outras restrições.
Em adição às declarações obrigatórias, o titular de uma marca que esteja em uso ininterrupto por cinco anos seguidos da data de concessão de registro ou de prorrogação pode protocolar uma “declaration of in incontestability”, prevista na Seção 15 do Lanham Act.
Essa declaração não é obrigatória, contudo, é recomendada por fortalecer ainda mais os direitos à marca pelo titular e proteger seu uso por todo o país. Além do uso ininterrupto, o registro em questão não pode estar em meio de processo de disputa frente ao escritório de registro de marcas e/ou qualquer corte.
Filipinas
Com o Intellectual Property Office of the Philiphines (IPOPHL), o prazo para o protocolo da Declaração de Uso também é diferenciado. Seu termo correto é “Declaration of Actual Use” (DAU) e deve ser protocolado em três períodos diferentes:
1. No 3° ano a partir da data de depósito do pedido;
2. Depois, no aniversário de 5° ano da data de registro da marca;
3. Por fim, juntamente com a prorrogação do mesmo.
O formulário da declaração deve ser acompanhado de provas do uso na localidade, que incluem: rótulos, fotos e brochuras, qualquer material publicado mostrando a marca em uso, para cada classe.
É importante notar que, enquanto é possível pedir uma extensão de tempo de 6 meses para o DAU de 3° ano, as outras duas declarações não possuem período extraordinário permitido.
Ademais, caso o titular não esteja fazendo uso efetivo comercial da marca nas Filipinas, mas ainda queira manter seu registro, há a possibilidade da Declaração de Não Uso, mas apenas caso:
a) O titular tenha sido proibido de fazer uso da marca em comércio por imposição governamental;
b) Uma ordem de restrição ou liminar tenha sido emitida por uma agência governamental que proíba o uso da marca;
c) A marca esteja sob oposição ou ação de cancelamento.
Camboja
Com o Department of Intelllectual Property (DIP) do Ministério de Indústria e Comércio, tornou-se obrigatória a declaração de uso ou não uso pelo titular de um registro de marca local a partir dos eventos da pandemia do COVID-19.
Um Affidavit de Uso deve ser feito entre o 5° e 6° ano da data do registro acompanhado de provas.
Por hora, o Escritório de Camboja não emitiu diretrizes oficiais sobre o que é aceito como evidência, mas a prática atual considera documentos que mostrem a distribuição, marketing e/ou reconhecimento do produto por parte da população local.
Entre outros exemplos, estão: fotos de outlets que comercializem os produtos da marca registrada, recibos, Invoices, pedidos de compra, catálogos, jornais, fotos de eventos e exibições, material de propaganda etc.
Para casos de Affidavit de Não Uso, não é necessária uma justificação.
Apesar do protocolo da declaração ser permitido em período extraordinário, até o momento da prorrogação, essa prática não é recomendada, uma vez que torna o registro vulnerável perante terceiros.
Moçambique
O Intellectual Property Office (IPO) de Moçambique emite o protocolo de uma Declaration of Intention of Use (DIU) a cada cinco anos contados da data de registro da marca em questão.
Por mais que a falta de um DIU não acarrete o arquivamento de um registro, acaba tornando-o mais vulnerável perante terceiros.
É possível protocolar a Declaração em período extraordinário; porém, enquanto que um protocolo dentro do prazo estipulado não requer prova de uso na localidade, um protocolo tardio, sim.
Cancelamento da marca pela falta de uso: como funciona no registro de marca internacional
Além da declaração de uso, muitas localidades também fazem uso da possibilidade de ação de caducidade por terceiros.
Também chamada de “non-use cancellation” em inglês, a medida varia de legislação para legislação, mas sua ideia central é a mesma: caso um titular não faça uso comercialmente de sua marca por um certo período de tempo, estará sujeita a ter seu registro cancelado caso um terceiro tenha interesse.
Na tabela abaixo, é possível verificar o tempo de proteção que uma marca terá em alguns países – ou seja: por quanto tempo o titular do registro terá sua proteção assegurada independentemente do uso, ou não uso, do sinal distintivo.
Localidade: | Tempo de proteção: |
Alemanha | 5 anos |
Argentina | 5 anos |
Bielorrússia | 3 anos |
Bolívia | 3 anos |
Brasil | 5 anos |
Chile | 5 anos |
Colômbia | 3 anos |
Coréia | 3 anos |
Costa Rica | 5 anos |
Emirados Árabes | 5 anos |
Equador | 3 anos |
Estados Unidos* | * |
Hong Kong | 3 anos |
Macau | 3 anos |
México | 3 anos |
Paraguai | 5 anos |
Peru | 3 anos |
Tailândia | 3 anos |
Taiwan | 3 anos |
União Europeia | 5 anos |
Uruguai | 5 anos |
Moçambique | 3 anos |
Venezuela | 5 anos |
*Nos Estados Unidos, uma ação de caducidade poderá ser protocolada a qualquer momento.
Autora:
Gabriela Schunemann Kowalski Controladoria Internacional Núcleo de Propriedade Intelectual gabriela.kowalski@bariladvogados.com.br Saiba mais em: https://bit.ly/gabrielakowalski ﾠ
Fontes
Adam Moore e Ken Himma: Intellectual Property. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/#pagetopright>.
UpCounsel: History of Trademarks: Everything You Need to Know. Disponível em: < https://www.upcounsel.com/history-of-trademarks>.
Max Vern. Requirement of Use in the USA. Disponível em: < https://www.arelaw.com/images/The%20Trademark%20Lawyer%20-%20August%202017%20-%20Max%20Vern.pdf>.
Aumento IP Law Firm. Trademark Maintenance (DAU) Requirements and Deadlines in the Philippines. Disponível em: < https://www.aumentolaw.com.ph/trademark-maintenance-declaration-actual-use/>.
CTPLO. Submission of DAU in Philippines Trademark. Disponível em: < http://www.ctplo.com/blog/submission-of-dau-in-philippines-trademark>.
Ageless. Maintenance of Trademark in Cambodia. Disponível em: < https://ageless.com.vn/en/maintenance-of-trademark-in-cambodia/>.
Rouse. Update on filing affidavit of use/non-use of trade marks in Cambodia. Disponível em: < https://rouse.com/insights/news/2020/update-on-filing-affidavit-of-use-non-use-of-trade-marks-in-cambodia#:~:text=In%20Cambodia%2C%20filing%20an%20affidavit,the%20registration%20or%20renewal%20date.>.
Lexology. Three-year non-use trademark cancellation: a guide to maintain your rights. Disponível em: < https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c8aa1aa3-1399-4fd3-a5b5-5226ea5a3db1>.
Créditos: Pixabay, via Pexels